冷勇达:快速制止专利侵权的利器——专利行政裁决

一、值得企业重视的专利行政裁决程序

 

当发现侵权产品时,许多专利权人会选择向法院提起诉讼。然而,法院对于禁令持谨慎态度,一般只能等到侵权认定且判决生效才会下发禁令,这一过程往往历经数年。诉讼无法给予专利权人快速制止专利侵权的效果。

而专利行政裁决,是一种强执行力的,可快速制止专利侵权的行政保护措施。从数据看,专利行政裁决已是维权的重要手段,2023年全国一共办理专利侵权纠纷行政案件6.8万件。1并且,根据国家知识产权局的调查,行政处理是企业满意度最高的维权方式。2

 

 

可惜的是,很多专利权人对该制度不了解,在专利权利被侵害时,总体上仅12.3%的企业选择请求行政机关处理3。另外,也有一些企业被他人提起专利行政裁决,却不放在心上。直到知产局裁决销毁侵权产品和模具才意识到问题的严重性。但为时已晚,工厂的产品和模具都被销毁,市场也被竞争对手侵蚀殆尽。

 

 

因此,为了解决企业痛点,本文重点介绍专利行政裁决这一快速强悍、成本较低的行政保护措施,并提供典型案例做示例。

 

二、专利行政裁决的特点

 

(一)严格的审理时限,效率高

国家知识产权局的《专利纠纷行政裁决和调解办法》第二十条、第二十二条、第三十七条,对专利行政裁决的立案、送达、审结等都设立了严格的时限。

例如,地方知产局应当在收到请求书之日起5个工作日内决定是否立案。在立案后5个工作日内将请求书和证据送达给被请求人。被请求人则应在收到请求书和证据的十五天内答辩。行政机关应在立案后3个月内审理结案,对于复杂和特别复杂案件,可以在4-5个月内结案。该期限不包括案件因专利无效程序而中止的期限。

根据我们的实务经验,地方知产局向被请求人送达请求书和证据时,可以同步进行侵权查处和证据固定。所以,在立案后5个工作日内,就可以请求地方知产局前往侵权现场制止和震慑侵权,使之不敢继续生产或销售。专利行政裁决程序对于制止侵权而言,是十分迅速的。

并且,地方知产局都很遵守时限,案件进程严格按照时限推进,基本都能在立案后的3个月内出具裁决或调解结案。

 

(二)执行力强、认可度高

《专利纠纷行政裁决和调解办法》第八十条规定,地方知产局作出停止侵权的行政裁决后,被请求人对裁决提起行政诉讼的,诉讼期间不停止裁决的执行。

这意味着,一旦地方知产局认定被请求人侵犯专利权,将出具停止侵权、销毁模具等内容的行政裁决。该行政裁决作出即生效,执行不受行政诉讼的影响。

并且,行政裁决在知产局、电商平台、海关的认可度很高,请求人可请求地方知产局责令被请求人履行裁决,也可利用该行政裁决在电商平台进行互联网侵权投诉,也可在海关备案相关知识产权后,向海关提交行政裁决,请求海关扣押侵权产品。

需注意,对于侵权人就同一专利再次实施相同类型的侵权行为,行政机关可依据专利权人的请求直接作出停止侵权的行政裁决。4因此,请求人在获得行政裁决后,还可以请求其他地区知产局针对重复的侵权行为直接作出停止侵权的专利行政裁决,进一步快速制止侵权。

 

(三)无需缴纳案件费用,维权成本较低

在法院提起诉讼,需要根据标的额缴纳诉讼费。但是,在知产局发起专利行政裁决,不需要向知产局缴纳任何费用。并且,由于专利行政裁决的周期短、程序快捷,与诉讼程序相比,律师服务费也会更低。因此,总体上专利行政裁决程序的整体费用会比法院诉讼的要明显低。

 

三、获得专利行政裁决禁令的要点

 

(一)选择易懂的专利,做好侵权比对工作

通常来说,知产局的工作人员处理的专利案件没有知识产权法院的法官多,部分工作人员可能没有相关技术背景。如果专利技术太复杂,知产局的工作人员理解存在难度,其会担心专利是否侵权的问题。其在执法时会相对保守,即便去现场也主要尽到通知和送达的责任。在案件进程上也偏向于调解结案。

如果提供的专利较为简单,知产局的工作人员足以判断侵权可能性较大,那执法力度也会相对较大,可请求其查扣、登记侵权产品,调查模具、账簿等。

不过,随着知产局越来越重视专利案件,即便面对技术比较复杂的专利,知产局也有能力处理。各地知产局可以同法院一样,聘请技术调查官,甚至部分知产局的技术调查官就是所属辖区中院的技术调查官。

因此,对于技术复杂的专利,专利权人要找第三方机构做鉴定,阐明专利原理,提供详细的侵权比对表等,供技术调查官判断。

 

(二)公证方式获得侵权产品,确定侵权地点

如前所述,一旦立案,知产局就需要严格按照时限推进。因此,知产局对于立案会更为审慎,避免程序空转。尤其是,一些企业的注册地并非其实际经营地,若行政机关前往注册地无法找到对应企业,行政机关可能怀疑是否存在真实的侵权行为,导致案件被撤销。或者,前往现场没查到任何侵权产品,案件无法进行。

所以,对于专利权人而言,应在提交立案前,调查清楚侵权人和侵权产品的实际所在地,并整理成照片、文字、录音等提交给知产局。这些证据最好在公证机关的见证下取得。这样,知产局能确定存在侵权行为,现场送达和查扣侵权产品的力度也会更大,案件也不会被轻易撤销。

并且,即便后续知产局在现场没有查到任何侵权产品和模具,我们也可使用公证方式获得的侵权产品完成侵权比对,获得行政裁决。

 

(三)保持沟通,针对疑点多提交意见

由于专利行政裁决的程序较快,我们要与知产局保持密切的沟通,多帮助其解决问题,防止程序被撤销或中止。

例如,知产局提到工厂情况复杂,难以找到侵权产品。我们应立即根据公证书所示的图片,提供平面图或者指引知产局前往侵权产品所在地。必要时,可以直接安排人员与知产局一同查处。再如,知产局提到专利技术特征解释的问题,那我们应根据专利审查过程文件、公知常识等对技术特征作出详尽解释,尽早解决知产局的疑惑。

需要明白,由于专利行政裁决的程序进展很快,对于知产局提出的任何疑问要尽快解决,给予知产局信心,这样案件才能顺利推进。否则对方不断质疑案件,知产局对案件的推进失去信心,会偏向于调解、中止或者撤销案件。

并且,知产局提出的疑问,必然是案件的焦点,若不做好阐明工作,其内心形成的确信,将直接反应在裁决书中,不利后果亦由我们承担。

 

四、专利行政裁决典型案例

 

下文我们通过两起案例,从请求人和被请求人的视角看专利行政裁决案件的特性。

 

(一)代表请求人的典型案例

目标公司在互联网以及海外大量销售侵权产品,当事人委托我们提起专利行政裁决制止侵权。
   为了固定侵权证据,我们立即对目标公司及其关联公司的侵权网页进行公证取证,并从目标公司的网店以公证方式购买侵权产品。但是,随着我们调查工作的推进,我们发现目标公司并非侵权产品的生产工厂。我们通过与目标公司销售人员的沟通,获知了工厂的实际位置。

于是,我们派遣调查员和公证员前往工厂现场取证,获得了工厂的具体位置和侵权证据。

在我们详尽准备专利侵权比对表,以及相关侵权证据材料后,针对目标公司和工厂正式向知产局提起专利侵权纠纷行政裁决。知产局3天内立案,并在立案后的第2天开展联合行动,分头前往全部地点同步查扣侵权产品。本次联合行动一共查处侵权产品数千件,同时,电商平台上的全部侵权链接均下架。

后续,由于双方对涉案专利的审查历史中的一个技术特征存在不同理解,足以影响侵权认定。审理员多次跟我们表示建议调解,侵权认定存在疑问。但对方提出的调解条件不符合当事人的要求,我们拒绝调解坚持口审,并结合全部审查过程文件,撰写代理意见说明这一技术特征的真实含义。最终,审理员采信我们的说法,出具专利行政裁决认定侵权。

我们在极短的时间内与知产局保持高效沟通,说服他们确信存在侵权行为,使得知产局以非常迅速的手段制止了侵权。并通过专业的口审表现和代理意见,给知产局信心成功认定侵权。

 

(二)代表被请求人的典型案例

当事人的工厂遭遇竞争对手发起的两起专利行政裁决。知产局前往其工厂,固定了全部侵权产品和模具,声称一旦认定侵权,前述产品和模具都要被销毁。并且,一个月后就要安排口审。

当事人主要为其客户供应单一产品,也就是说,如果被认定侵权,其工厂的全部库存和模具都要被销毁,整个工厂的投资都要打水漂。留给当事人的时间十分紧张。

我们看完竞争对手的案件材料后,迅速制定应对策略。

1.  在答辩期内对两起案件的专利提起专利无效,并申请加急受理,再以受理通知书请求知产局中止审理。

2.  第一起案件,知产局在现场没有获得侵权产品,请求人提供的与专利相似的侵权产品来源不明,质疑对方提供虚假证据。再针对当事人生产的产品提供不侵权比对表,展示产品与专利的显著不同。

3.  第二起案件,知产局在现场获得侵权产品且与专利较为相似。通过比对现有设计确定专利的区别设计特征,以及对视觉效果有显著影响的设计特征,着重强调产品与专利前述设计特征的区别点,且该区别点对视觉效果存在显著影响。

4.  请求人在本案前,存在恶意维权的行为。请求知产局在本案重点考察请求人是否恶意,如果其存在提供虚假证据和恶意维权的行为,应予以惩罚。

最终,请求人在收到两起案件的答辩材料后,选择撤诉,当事人工厂的危机全部解除。

 

五、结语

 

专利行政裁决像一把制止侵权的利器,一旦进入这个程序,双方都需要高度紧张,短期内大量投入时间和精力。一纸禁令的威力不是儿戏,稍有不慎,对公司的生产经营都会产生重大影响。

对于专利行政裁决程序,本文仅作要点示例。如果您有任何疑问,欢迎随时与我们交流。

 

注释:

  1. 见国家知识产权局《二〇二三中国知识产权保护状况》第7页。
  2. 见国家知识产权局《2024年中国专利调查报告》第32页。
  3. 见中国国家知识产权局《2024年中国专利调查报告》第30页。
  4. 见《专利纠纷行政裁决和调解办法》第三十四条。



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